Partnerschaft mbB | Patent- und Rechtsanwälte

Die Farbmarke „gelb“ für „Briefdienst-, Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen“, die Wortmarke „Milchschnitte“ für „Feine Backwaren (…) mit auf Milch basierender Füllung“, die Wortmarke „SPAR“ für „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Lebensmitteln“, die Wortmarke „Vorsprung durch Technik“ für „Maschinen für die Autoindustrie“, die Wort-Bild-Marke „Erdinger Weißbier“ für „Weißbier“ (aus Erding) – möchten auch Sie ein Zeichen als Marke eintragen lassen, das aus Angaben besteht, die üblicherweise zum Beispiel die Herkunft oder Beschaffenheit der Ware beschreiben, von Ihrem Kundenstamm aber eben als Herkunftshinweis auf Ihr Unternehmen verstanden werden? Oder verwenden Sie seit jeher eine bestimmte Farbe als Wiedererkennungsmerkmal Ihres Unternehmens und möchten diese nun exklusiv für Ihre Produkte oder Dienstleistungen als Farbmarke schützen lassen?

 

Die Problematik einer derartigen Anmeldung basiert auf den absoluten Schutzhindernissen des § 8 MarkenG, nach denen diejenigen Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder die aus beschreibenden Angaben oder im allgemeinen Sprachgebrauch üblichen Zeichen bestehen.

Falls Sie sich nun fragen, wie es in den Fällen der oben genannte Marken, die scheinbar bloß eine beliebige Farbe darstellen oder die Herkunft eines bestimmten alkoholischen Erzeugnisses klarstellen, trotzdem zu einer Eintragung kommen konnte, lautet die Antwort: Verkehrsdurchsetzung.

 

So können die soeben genannten absoluten Schutzhindernisse nämlich dadurch überwunden werden, dass sich die Marke vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

 

Sie gehen davon aus, dass Ihre beschreibende Marke oder Farbmarke Ihrem Kundenkreis und vielleicht sogar darüber hinaus ebenfalls bekannt ist und überlegen, Sie Sich registrieren zu lassen?

 

Dann beachten Sie bitte Folgendes:

 

Die Bekanntheit Ihres Zeichens muss gerade aufgrund der Benutzung des betreffenden Zeichens „als Marke“ erlangt worden ist. Mit anderen Worten: Ihre Marke muss für Ihre Waren und Dienstleistungen in einer solchen Weise benutzt worden sein, dass die angesprochenen Verkehrskreise Ihre Marke als Herkunftshinweis auf Ihr Unternehmen verstehen, also die Produkte oder Dienstleistungen gerade wegen der Marke als von Ihrem Unternehmen stammend zuordnen können.

 

Angesprochene Verkehrskreise sind dabei alle Personen, die potentiell mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen in Berührung kommen, wie Händler, gewerbliche Kunden oder private Verbraucher. Doch seien Sie beruhigt, diese Definition, die zunächst sehr umfassend klingt, lässt sich im konkreten Fall durchaus einschränken. So bestimmen sich die im Einzelfall maßgeblichen Verkehrskreise vorrangig nach der objektiven Art und den dauerhaften charakteristischen Kriterien der in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen in deren üblicher Verwendungsart; Personenkreise, die mit den Dienstleistungen oder Waren vernünftigerweise überhaupt nicht in Berührung kommen, können dabei außen vor bleiben. Plakativ gesprochen: Wenn Sie eine Verkehrsdurchsetzung Ihrer Marke „Erdinger Weißbier“ darlegen möchten, müssen Sie keine Bekanntheit Ihrer Marke unter überzeugten Antialkoholikern beweisen.

 

Was Sie hingegen darlegen müssen, um eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen, sind ein „erheblicher“ Durchsetzungsgrad Ihrer Marke in den maßgeblichen Verkehrskreisen, der im Regelfall mindestens über 50 % liegen muss, sowie der von Ihrer Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geografische Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke und der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke.

 

Fragen Sie sich nun, ob Ihre Marke Ihren Kunden tatsächlich „Begriff“ genug ist oder welche Besonderheiten für Ihre spezielle Wort-, Bild-, Farb-, 3D- oder sonstige Marke hinsichtlich einer markenmäßigen Benutzung gelten?

Oder interessiert Sie, welche Verkehrskreise in Ihrem Falle wohl maßgeblich wären und wie Sie eine Verkehrsdurchsetzung überhaupt effektiv beweisen können?

 

Schreiben Sie uns doch eine E-Mail oder rufen an – wir helfen jederzeit gerne!

Haben Sie eine Erfindung gemacht und suchen nun Partner, die diese weiterentwickeln, vorantreiben oder umsetzen sollen, möchten aber von Ihrer Erfindung weiterhin profitieren und diese nicht unkontrolliert aus den Händen geben?

Oder fragen Sie sich, was eigentlich mit Ihrer Erfindung und deren Patentierbarkeit geschieht, wenn im Rahmen einer Gemeinschaftsentwicklung andere hinzugezogen werden, die in Gestalt gewerblicher Entwicklungs- und Erprobungsarbeit, wissenschaftlicher Beratung, bei Forschungsaufträgen, Gutachten, oder klinischen Versuchen bei der Entwicklung ebendieser Erfindung mitwirken und denen Ihre Erfindung damit zugänglich gemacht wird?

Die ausschlaggebenden Fragen lauten dabei eigentlich immer: Wie behalten Sie die Kontrolle? Und wie verhindern Sie, dass Ihre Erfindung bei solchen Gemeinschaftsprojekten offenkundig wird?

Es hat sich weithin herumgesprochen, dass es für die Patentierung Ihrer Innovation und ebenso für eine spätere Verteidigung Ihres bereits erteilten Patents gegen Einsprüche und Nichtigkeitsklagen erforderlich ist, dass Ihre Erfindung an dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist. Die Neuheit bestimmt sich dabei nach dem Stand der Technik: Ihre Erfindung wird als neu eingestuft, insofern sie nicht zu den Kenntnissen gehört, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

Insoweit ist Ihnen dies vielleicht nicht neu, doch wie verhält es sich nun mit Ihrer angestrebten oder bereits verwirklichten Gemeinschaftsentwicklung? Kann Ihre Erfindung nun nicht mehr als neu eingestuft und damit nicht patentiert werden, weil sie Anderen bereits zugänglich gemacht wurde? Wird Ihnen der Schutz Ihrer Innovation in Gestalt eines staatlich gewährten Schutzmonopols in diesem Fall vielmehr verwehrt?

Die einfachste Antwort auf diese Fragen wäre: eine Geheimhaltungsvereinbarung (Confidential Disclosure Agreement (CDA)).

Grundsätzlich gilt nämlich, dass die Geheimhaltung die neuheitsschädliche, freie Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit hindert. Mit anderen Worten: Wer Dritte im Rahmen einer Gemeinschaftsentwicklung zur Geheimhaltung verpflichtet, riskiert die Neuheit seiner Erfindung so lange nicht, wie diese Verpflichtung erfüllt wird.

Im Falle des Geheimnisbruchs und der tatsächlichen Weitergabe der Kenntnisse an Dritte hingegen, ist Offenkundigkeit begründet – ihre Erfindung kann nicht mehr als neu eingestuft und damit nicht mehr patentiert werden.

Wie aber vorgehen, wenn zu Beginn der Gemeinschaftsentwicklung keine derartige Geheimhaltungsvereinbarung vorgelegt und unterzeichnet wurde?

Diesbezüglich kommen Erfindern die in Deutschland geltenden Formvorschriften zu Gute: Geheimhaltungsvereinbaren können danach formfrei – das heißt stillschweigend und durch Verhalten, das auf einen derartigen Willen zur Geheimhaltung schließen lässt – getroffen werden oder sich aus den Umständen des Einzelfalls ergeben. Derartige Umstände werden beispielsweise im Falle eines besonderen Vertrauensverhältnisses oder eines gemeinsamen Interesses an der Geheimhaltung angenommen, welches bei Gemeinschaftsentwicklungen, bei denen die Beteiligten von dem gemeinsamen Projekt direkt oder indirekt profitieren, regelmäßig vorliegen wird. Insbesondere unter Wissenschaftlern wird von der Rechtsprechung eine ethische Vertraulichkeitserwartung in Bezug auf die Forschungsarbeiten des jeweils Anderen vermutet, die eine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung auch bei der Durchführung von Praxistests begründen könne.

Haben auch Sie Dritte in die Entwicklungstätigkeit eingebunden, mit diesen jedoch keine ausdrückliche Geheimhaltungsvereinbarung getroffen und fragen sich nun, welche besonderen Anforderungen an eine derartige stillschweigende Vereinbarung in Ihrer Branche gestellt werden und wie diese Vereinbarung im Konfliktfall effektiv geltend gemacht werden kann?

Oder streben Sie eine gemeinsame Entwicklungstätigkeit Ihrer Erfindung erst noch an und wünschen die Erstellung einer professionellen Geheimhaltungserklärung, die keine Interpretationsspielräume mehr offen lässt?

 

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After 40 years of negotiations, a European Unitary Patent system is expected to come into effect within the next two years. It is designed to provide cheaper and more effective patent protection and enforcement, though its advantages may be more suited to some applicants than others. While Unitary Patents offer several advantages, for applicants who only want protection in a few countries they may be more expensive than European or national patents. In addition, there is the risk of central revocation. Looking at two case studies – a life sciences company with a single valuable patent, and a high-tech company with a large portfolio – illustrates some of the factors that will need to be considered when choosing between Unitary, European and national patents and utility models (where available). In some cases, a combination of routes may be most appropriate and applicants may find their strategies develop over time as they gain experience of the new system.

Europe has been working towards a single patent right for approximately 40 years. Ever since the signing of the European Patent Convention in the 1970s, it has been a stated aim of the European Union to establish a single patent right covering much of Europe. We are almost there. The relevant legislation is to be ratified by 13 member states, which must include the UK, France and Germany. It is expected that this will happen in 2016. The aim of the system is for the Unitary Patent and Unified Patent Court (UPC) to cover all member states of the European Union. Initially at least, it will only cover countries actively participating. Nevertheless, for the first time applicants will be able to obtain broad geographical patent coverage for a lower cost compared to the regular European patent system. Furthermore, the UPC will provide a one-stop shop for infringement and revocation proceedings. The stated aim of the UPC is to provide cheaper and more efficient pan-European patent litigation, which may be very appealing; however, will the new system appeal to all?

What are the main concerns?

Unitary Patents will be obtained using the existing European patent application procedure. In fact, European patent applications will be used to obtain either traditional European patents or Unitary Patents. The choice about which route to take will not have to be made until the European patent is granted. As such, the new legislation will extend to European patent applications pending at the time the regulations come into force. Those applicants wishing to obtain protection in a small number of countries may find the new system more expensive than existing options. Moreover, some patent owners will be nervous about the risk of central revocation of key patents, and may also wish to avoid the new court until it has been tested. In particular, it will be possible to revoke a Unitary Patent in a single action before the UPC, making Unitary Patents potentially more vulnerable than traditional European patents and national patents, which must be attacked on a national level. From both a UK and German industry perspective, there are a few key concerns with respect to the Unitary Patent and UPC, including: the cost of obtaining and maintaining the Unitary Patent; the costs before the UPC; the quality of the decisions by the UPC; and the risk of central revocation before the UPC. It is disappointing that at this stage no details of the actual costs associated with the Unitary Patent or the UPC have been provided. It is therefore impossible for a potential user of the system to make an informed decision concerning their future patent strategy in Europe. Despite the lack of information concerning the costs of using the Unitary Patent system, some of the important issues to be considered by a company when deciding whether to use the Unitary Patent system are discussed below based on a couple of hypothetical companies.

Case study 1: life science company with a valuable patent

A life sciences company has a very valuable European patent application covering their key product; however, it is likely to be 10 years until the product makes it to the market. In the life sciences area, often there are a small number of key patents covering very valuable products, so each patent is potentially very valuable. In such a case, the key question to be considered, with respect to the Unitary Patent system, is whether the European patent application is to be granted as a Unitary Patent or as a regular European patent with the need to be validated in individual European countries to form a bundle of national patents?

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